文章来源：“专利天下”微信公共平台，作者：李兆岭

工作随笔：如何补救写坏的专利？ ---兼论制度设置目的与使用目的的差别

【注】：专业与非专业的区别不在于是否知道某一制度，而在于是否知道某一制度可能实现的其他目的，专业人与度娘的区别也不在于是否知道某一制度设置目的，而在于是否知道某一制度可以实现的其他目的。

专利撰写有问题、有缺陷，导致无法实现保护目的是专利申请人可能会遇到的问题。如何补救就成为专利人探求的重要问题。

某客户某一专利申请（发明人自己撰写），在实质审查阶段，被专利局驳回；后经过复审程序，专利复审委员会维持驳回决定。目前，咨询提起行政诉讼翻案的可能性。

发明人对于专利局及专利复审委员会的观点非常不服气。经我们初步分析，该申请被驳回确实有些冤枉，但文件撰写本身确实有些问题，权利要求使用了功能性的描述，但撰写人（发明人）还没有能力去驾驭功能性限定方式，导致限定不清楚，也很难说支持，使得审查员及专利复审委员会误解了发明人要表达的意思，基于创造性驳回该专利申请。

对此，我们给出两方面的建议：

一是提起行政诉讼。

通过行政诉讼应当可以翻案。但同时也提示当事人，行政诉讼程序能够做到是指出专利复审委员会的错误，进而使法院判决专利复审委员会撤销复审决定。根据我们预测，由于该权利要求存在的撰写缺陷，即使专利复审委员会决定专利局继续审查，在继续审查程序中，专利局很有可能会提出不清楚或不支持的理由。

二是分案申请。

考虑到该专利说明书中，对技术方案有了清楚的说明和示意，通过重新撰写权利要求书，应当可以基本实现申请人的目的。但同时也提示当事人，由于受限于原说明书的描述，重新撰写权利要求书，要受限于说明书具体描述、描述的逻辑思路，只能“基本”满足其目的。

（PS：说明书撰写思路、逻辑、撰写层次何等的重要啊！）

当事人对我们提出的分案申请方案很吃惊，对分案申请的可能性提出了一大堆疑问。当事人研究过专利相关制度，在他看来，分案申请只能在不能满足单一性的情况下才可以提出。我们对当事人理解也非常吃惊，分案申请的要求没有这一限制啊！分案申请要求包括三个方面：1是时间方面，要“未死”，也不能“活”（主动分案在办登通知起两个月内提出，被动分案除外）；2是内容方面，另一件发明创造（即不同的技术方案）；3程序和类型方面（不再赘述）。

事后，笔者认为：当事人之所以有上述观念，原因在于：制度设置目的和使用目的之间有差别。一个制度设立时，可能出于一定的目的，但为了保证可实施性，就有必要设置相应的具体条件；但具体条件的设置虽然能够达到起初的目的，同时也可以达到另外的目的。往往对这些另外的目的，非专业人员可能无法理解或关注。

（PS：笔者认为：专业与不专业的差别就在于对另外目的的研究，在于对制度灵活运用的把握或掌控！）

就分案制度来讲，其起初的目的可能就是在不满足单一性时，为专利申请人提供一条保护途径。典型情形为：说明书描述了两种电动汽车的方案，一是通过充电为电动汽车提供电源；二是通过换电池更快地为电动汽车提供电源。在电力驱动作为发明点授权时，这两种方案就可能满足单一性要求，可以放在一件专利申请中；但当电力驱动本身不成为发明点，相应专利申请不能基于该理由授权时，上述两种方案就不满足单一性需要。这种情形下，一件专利申请中只要保护一种方案。另一种方案就需要通过分案在另一件专利申请中保护。

但就上述分案的具体条件而言，除了本文开始提到的权利要求撰写不清楚的问题（情形一；补救权利要求缺陷），可能通过分案进行了补救，还可以实现更多方面的目的，笔者尝试举例如下：

情形二（补救捐献原则适用）：

设某一申请，说明书中描述了A和B通过L1或L2连接，且L1或L2为等同方式。但权利要求书仅保护了A和B通过L1相连的技术方案，未保护A和B通过L2相连的技术方案。根据目前的专利侵权判断原则上中的捐献原则，A和B通过L2相连的技术方案就无法通过该专利申请进行了保护；并且不仅如此，其他人还可以根据该说明书提供的L2找到规避该专利权的良好方式。

怎么办呢！

可以提交一件分案申请，在权利要求中保护A和B通过L2相连的技术方案。当然要满足分案的其他具体条件。

情形三（变更发明人）：

设某一职务发明创造，申请提交时，发明人为A和B，但事后经确定发明人为B，并没有A；做著录项目变更时，A拒绝签字。

怎么办？

可以提交一件分案申请，将发明人写为B。分案申请可以为母案申请的一部分；之后，可以再将母案撤回。

情形四（变更原始申请人）：

设申请人A有某一发明专利申请，已经提前公开；但事后A与B协商，同时将该专利申请转让给B，但B觉得该专利申请已经公开，原始申请人不是自己，有顾虑。

怎么办？

可以提交一件分案申请，将申请人为B，同时提交权利转移证明；之后，可以再将母案撤回。

当然，其他制度，如优先权制度，也可以进行此类的思考。优先权制度不仅仅用于预先保护，还可以实现其他目的，简述如下：

1、更换申请类型；

2、变更发明人或者发明人顺序（虽然发明人顺序在专利法上意义不大，但在其他方面意义可能很大哟）；

3、实质延长保护期限（将10年或20年的保护期限向后推移至少12个月）；

4、改变原始申请人（提交权利转移证明）；

5、合并多种专利（多项优先权）；

6、仅公开部分内容（部分优先权）（在首次申请之后，发现某部分内容更适合通过商业秘密保护）；

7、补救权利要求撰写缺陷；

8、在国际市场上进行了市场分割（转让国外优先权）。

上述仅为笔者想到的，肯定有笔者未想到的方面。此处仅为说明研究制度设置目的与使用目的的差别，以灵活运用制度规则，为当事谋取更多实现预定目的的途径。